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BREXIT : impact sur la propriété industrielle

L'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni se sont entendus le 17 octobre 2019 sur un projet d’accord de retrait qui est entré en vigueur le 31 janvier 2020 ouvrant la mise en place d’une période de transition s’étalant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, les règles de l'UE ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. Quel impact sur les droits de propriété industrielle?

Brevets

L'office européen des brevets (OEB) n'est pas une institution de l'UE. Par conséquent, le Brexit n'affecte pas les brevets européens. Le Royaume-Uni reste membre de l'OEB au 1er janvier 2021. Les déposants de demandes de brevets européens et les demandes d'extensions internationales des droits pourront toujours désigner le Royaume-Uni.

Marques enregistrées

Au 01/01/2021, les marques de l’UE, les marques internationales désignant l’UE et les dessins et modèle communautaires ne sont plus protégés sur le territoire du Royaume-Uni mais bénéficient d’une transformation automatique (pas de dépôt, pas de taxe à payer et sans réexamen) en un titre de droit national équivalent :

  • avec le même statut qu'une marque britannique,
  • pour une durée de protection équivalente à celle restant pour le titre européen,
  • avec une date de dépôt et de priorité correspondant à celle du titre européen.

Ce titre équivalent n’aura pas de certificat d’enregistrement mais il sera possible de le consulter sur le registre des marques britannique en ligne. La procédure est automatique.

Le droit d’usage au Royaume-Uni n’équivaut pas à un usage sur le territoire de l’UE pour le maintien des droits.

Marques en cours d'enregistrement

Pour toutes les demandes en cours d’enregistrement au 01/01/2021, la demande devra être redéposée au Royaume-Uni selon les règles de l’UKIPO (agence de propriété intellectuelle du Royaume-Uni).

Ces demandes conserveront la date de priorité et/ou de dépôt de la demande européenne. Elles seront soumises aux règles d’examen de l’office britannique. 

Les modèles déposés sous ajournement (européens ou internationaux désignant l'UE) seront considérés comme des demandes en cours. Un nouveau dépôt est nécessaire dans un délai de 9 mois à compter du 1er janvier 2021 et moyennant le paiement d’une taxe de dépôt.

Marques à renouveler

Pour les titres dont l’échéance est antérieure ou égale au 31 décembre 2020, les renouvellements auront un effet au Royaume-Uni de la même façon que pour les enregistrements. Le renouvellement pourra également se faire pendant le délai de grâce de 6 mois après l’échéance officielle.

Pour les titres dont l’échéance se situe après le 1er janvier 2021, le renouvellement devra se faire directement devant l’Office britannique comme pour un titre national.

Recommandations

La Direction Générale des Entreprises recommande de faire un audit de votre portefeuille de titres :

  • Identifier les titres qui sont protégés au Royaume-Uni uniquement par le biais d’un titre de l’UE ou communautaire,
  • Si tel est le cas, identifier les titres (hors brevets) qui présenteraient un intérêt stratégique à être protégés au Royaume-Uni.

Par ailleurs, dans tous vos contrats contenant une clause de propriété intellectuelle, il est nécessaire de mentionner le Royaume-Uni en plus de l’Union Européenne parmi les territoires visés si vous détenez des droits sur ce territoire.